Na podstawie przepisu art. 120. ust. 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ,dalej „Ustawa p.w.p.”, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.
W nawiązaniu do powyższego, by można było udzielić na nie ochrony muszą one spełniać jednocześnie dwa, łączne kryteria:
– muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego,
– muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.
Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy i umożliwiają odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.
Artykuł 120 ust. 3 Ustawy p.w.p. wskazuje, że znakami towarowymi podrobionymi są użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym (definicja znaku podrobionego), inaczej mówiąc
W celu zakwalifikowania znaku towarowego jako podrobionego, w rozumieniu powyższej definicji, obowiązkowe jest ustalenie 3 poniższych przesłanek (łącznie):
– że znak używany przez osobę trzecią jest identyczny ze znakiem zarejestrowanym albo że nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego,
– że znak został użyty przez naruszyciela dla towarów objętych prawem ochronnym, oraz
– bezprawności używania przez osobę trzecią znaku identycznego z zarejestrowanym (lub niedającego się odróżnić) dla towarów identycznych z objętymi prawem ochronnym.
W celu ustalenia powyższego:
1/ po pierwsze obowiązkowo wymagany jest stopień zbieżności zachodzącej między znakiem używanym przez osobą trzecią ze znakiem zarejestrowanym. Definicję znaku trwa nowego podrobionego należy czytać wąsko, dotyczy wyłącznie identyczności, względnie niewielkiego stopnia odmienności między oboma znakami, który sprawia, że ww. znak używany przez osobę trzecią nie można odróżnić w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego.
Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt. 1 Ustawy p.w.p. pojęcie identyczności oznaczenia nie jest tożsame z dokładnym odwzorowaniem znaku zarejestrowanego, tylko, na podstawie orzecznictwa UE identyczność oznaczeń zachodzi także wówczas, gdy oznaczenie używane przez osobę trzecią, oceniane jako całość (tj. z uwzględnieniem wszystkich jego elementów), wykazuje tak nieznaczne odmienności w stosunku do znaku wcześniejszego, że przeciętny odbiorca może tych odmienności nie dostrzec (wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, EU:C:2003:169, pkt 54
Zgodnie z dominująca w Polsce poglądem drugi człon definicji znaku podrobionego w art. 120 ust. 3 pkt 3 Ustawy p.w.p. odnoszący się do znaku, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego, aby mieć samodzielne znaczenie, musiałby oznaczać znak, który nie jest identyczny w rozumieniu przesłanek naruszenia, ale jest wielce podobny do znaku zarejestrowanego. Stawić to będzie naruszenie prawa ochronnego unormowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 Ustawy p.w.p. („Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego”), co więcej między porównywanymi towarami uprawnionego i naruszyciela istniałaby identyczność, wszakże pomiędzy znakami istniałby bardzo znaczny stopień podobieństwa, spełniający wymagania drugiego członu definicji znaku podrobionego.
2/ po drugie, definicja z art. 120 ust. 3 pkt 3 Ustawy p.w.p. odnosi się do samego znaku podrobionego, zawierając w sobie pojęcie towarów użytych przez osobę trzecią. Muszą być identyczne z tymi, dla których został zarejestrowany znak towarowy objęty prawem ochronnym. oznacza to, że użycie znaku towarowego nawet identycznego ze znakiem zarejestrowanym ale dla towarów podobnych do tych objętych prawem ochronnym powoduje, że nie mamy do czynienia ze znakiem podrobionym w rozumieniu definicji zawartej w art. 120 ust. 3 pkt 3 Ustawy p.m.p.
3/ po trzecie, zakres działań bezprawnych stanowiących naruszenie prawa ochronnego jest zdeterminowany przesłankami naruszenia go uregulowanymi w art. 296 Ustawy p.w.p. Warto wskazać na przepis art. 296 ust. 2 ww. ustawy stanowiące przesłanki bezprawności, które należy sprowadzić do zaakcentowania, że bezprawne jest używanie wypełniające znamiona naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, które nie ma umocowania w zezwoleniu uprawnionego albo w normie prawnej upoważniającej do używania znaku towarowego bez zezwolenia np. ograniczenia prawa ochronnego uregulowanego w art. 156 ww. ustawy czy prawa używacza uprzedniego unormowanego w art. 160 Ustawy p.w.p.
Nie jest przedmiotem niniejszego wpisu analiza bezprawności każdej postaci naruszenia prawa ochronnego uregulowanej w art. 296 ww. ustawy, tylko o wąską grupę przypadków, o których mowa w art. 120 ust. 3 pkt 3 Ustawy p.w.p. Podsumowując, dla definicji znaku podrobionego istotny jest tylko taki przypadek bezprawności, który dotyczy używania przez osobę trzecią znaku identycznego ze znakiem zarejestrowanym lub niedającego się odróżnić w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego (1/) oraz używanie jest podjęte w odniesieniu do towarów identycznych z objętymi prawem ochronnym (2/).
Artykuł 305 ust. 1 i 2 ww. ustawy, że kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 a w przypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
Przez pojęcie podrobionego znaku towarowego, zdefiniowanego w art. 120 ust. 3 pkt 3 przedmiotowej ustawy odnosi się do znaku towarowego, który został umieszczony na towarze lub na jego opakowaniu od samego początku przez osobę trzecią, bez zgody uprawnionego.
Z poważaniem,
r.pr. dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, LL.M.